¿Puedo Registrar mi Marca en EE.UU. si ya Está Registrada en Otro País?
Registrar tu marca en Estados Unidos usando un registro extranjero puede ser una de las formas más rápidas y estratégicas de obtener protección en EE.UU. sin probar uso inmediato en el mercado. En la práctica, esto se logra a través de la Sección 44(e) de la Lanham Act, y en ciertos casos también puedes reclamar prioridad con la Sección 44(d) si actúas dentro de un plazo clave.
En Juris Law Group, P.C., ayudamos a empresas internacionales a estructurar su solicitud ante la USPTO con una estrategia clara: proteger hoy, y preparar el uso y mantenimiento para sostener el registro mañana.
¿Qué significa registrar una marca en EE.UU. “basado en un registro extranjero” (Sección 44(e))?
Significa que puedes solicitar el registro en la USPTO usando como base que ya eres titular de un registro vigente de la misma marca en tu país de origen, para los mismos productos y/o servicios. La gran ventaja es que esta vía no exige demostrar uso en comercio en EE.UU. antes de que el registro se conceda.
¿Quién califica para la Sección 44(e)?
Calificas, en general, si:
- Tu registro proviene de tu “país de origen” (concepto legal en la Sección 44).
- Ese país es parte de un tratado o acuerdo internacional relevante con EE.UU. (por ejemplo, marcos tipo París/TRIPS suelen ser la base práctica).
- Eres el mismo titular del registro extranjero (mismo propietario/entidad).
Nota práctica: “País de origen” no siempre es “donde vendes más”; puede depender de establecimiento comercial efectivo, domicilio o nacionalidad (según el análisis aplicable).
¿Qué requisitos pide la USPTO para una solicitud 44(e)?
Antes de presentar (o para completar) una base 44(e), normalmente necesitas:
- Registro extranjero vigente (no basta con “solicitud presentada”; debe estar concedido).
- Que sea la misma marca y para los mismos productos/servicios (o un alcance alineado).
- Copia del registro y, si no está en inglés, traducción al inglés (lo habitual es traducción certificada).
¿Se puede reclamar prioridad con la Sección 44(d)?
Sí. Si presentaste primero una solicitud extranjera, puedes presentar en EE.UU. y reclamar la fecha de prioridad si lo haces dentro de los 6 meses desde la solicitud extranjera (misma marca y mismos productos/servicios, en país con tratado aplicable).
Esto es muy útil si te preocupa que un tercero intente adelantarse en EE.UU.
¿Qué pasos conviene seguir para registrar con 44(e) sin errores?
- Búsqueda de antecedentes (clearance) antes de invertir en la solicitud
Aunque tengas registro en tu país, la USPTO puede rechazar por conflicto con marcas previas en EE.UU. (probabilidad de confusión). (Esto es una causa típica de “Office Action”.) - Definir bien productos/servicios y clases
Muchos rechazos y demoras vienen por descripciones demasiado amplias o que no calzan con el registro extranjero. - Presentar con estrategia: 44(d) + 44(e) cuando aplica
En muchos casos, se usa 44(d) para prioridad y luego se “completa” con 44(e) cuando el registro extranjero ya está concedido. - Preparar el plan de uso real en EE.UU.
Aunque 44(e) no pide uso para registrar, el mantenimiento sí lo vuelve crítico (ver siguiente sección).
¿Qué riesgos existen si registro con 44(e) pero no uso la marca en EE.UU.?
La idea clave: registrar sin uso es posible; mantener sin uso es el problema.
- Abandono por no uso: la ley define abandono, y 3 años consecutivos de no uso pueden ser evidencia prima facie de abandono en disputas/cancelaciones.
- Mantenimiento obligatorio ante la USPTO: para conservar el registro debes presentar declaraciones periódicas (y normalmente acompañarlas con evidencia de uso, salvo “excusable nonuse” en supuestos limitados).
¿Qué mantenimiento exige la USPTO después del registro?
En términos generales:
- Entre el año 5 y 6 desde la fecha de registro: presentar la Sección 8 (Declaración de Uso) para mantener vivo el registro.
- Cada 10 años: renovación (normalmente Sección 9, y suele presentarse junto con la Sección 8 en forma combinada).
¿Cuándo conviene (y cuándo no) usar 44(e)?
Suele convenir si:
- Quieres bloquear a terceros y asegurar tu marca antes de lanzar en EE.UU.
- Aún no estás listo para vender en EE.UU., pero tu expansión es real y cercana.
Puede no convenir si:
- Tu registro extranjero es débil/limitado o tu descripción de productos no encaja con EE.UU.
- El riesgo de conflicto en EE.UU. es alto (por eso la búsqueda previa importa).
¿Cómo ayuda Juris Law Group, P.C. en solicitudes 44(e)?
Acompañamos a empresas internacionales en el “paquete completo” para EE.UU.: estrategia de filing, búsqueda previa, respuesta a Office Actions, ajustes de descripción/clases y, sobre todo, un enfoque práctico para que el registro sea defendible y sostenible (uso, licencias, control de marca y enforcement cuando corresponde).
FAQ: Preguntas comunes sobre registrar marca en EE.UU. con registro extranjero
1) ¿Puedo registrar en EE.UU. si solo tengo la solicitud extranjera y aún no el registro?
Puedes presentar en EE.UU. con 44(d) para prioridad si estás dentro de los 6 meses, y luego completar con 44(e) cuando el registro extranjero sea concedido.
2) ¿La USPTO me registrará automáticamente por tener un registro en mi país?
No. La USPTO examina conflictos, descriptividad y otros requisitos. Tener registro extranjero ayuda con la base (44(e)), pero no “salta” el examen.
3) ¿Qué pasa si registro con 44(e) y no vendo en EE.UU. por años?
Puedes exponerte a disputas por no uso/abandono y tendrás problemas al presentar mantenimientos si no tienes uso real.
4) ¿Qué significa “país de origen” para 44(e)?
No siempre es donde vendes más; depende de criterios como establecimiento comercial efectivo, domicilio o nacionalidad, según el caso.
5) ¿44(e) es lo mismo que Madrid (Sección 66(a))?
No. Son vías distintas: 44(e) es base por registro extranjero; 66(a) deriva de una designación Madrid.
