Registrar una marca en Estados Unidos es un paso clave para cualquier empresa que quiera expandirse en el mercado norteamericano, pero el proceso de registro puede parecer complejo. Afortunadamente, la legislación estadounidense permite a los titulares de registros de marca en otros países solicitar protección en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) sin necesidad de demostrar uso inmediato en el comercio.
En Juris Law Group, P.C. explicamos cómo funciona este proceso, sus beneficios y las estrategias clave para proteger tu marca en EE.UU. de la mejor manera posible.
¿Qué es la Protección de Marca Bajo la Sección 44(e)?
La Sección 44(e) de la Ley Lanham permite que una empresa extranjera registre su marca en EE.UU. basándose en un registro existente en su país de origen. Esta opción facilita la entrada al mercado estadounidense sin la necesidad inmediata de demostrar uso comercial, lo cual es un requisito clave en la mayoría de solicitudes bajo la base de “uso en comercio” (Sección 1(a)).
Sin embargo, no todas las empresas extranjeras pueden beneficiarse de este mecanismo. Para calificar bajo la Sección 44(e), el país de origen del solicitante debe tener un tratado de reciprocidad con Estados Unidos, como la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial o el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, TRIPS).
Requisitos para Registrar una Marca con Base en un Registro Extranjero
Para presentar una solicitud de marca en Estados Unidos basada en un registro extranjero, el solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Registro vigente en el país de origen: La marca debe estar oficialmente registrada en el país de origen, no basta con haber presentado una solicitud.
- El país de origen debe tener un tratado con EE.UU.: Solo pueden acceder a esta opción los titulares de marcas de países con un tratado de reciprocidad en materia de propiedad intelectual.
- Ser el propietario de la marca: El solicitante en Estados Unidos debe ser el mismo titular del registro extranjero.
- Coincidencia en los productos o servicios: La marca debe solicitarse en EE.UU. para los mismos productos o servicios protegidos en el país de origen.
- Certificación del registro extranjero y traducción: Se debe proporcionar una copia certificada del registro extranjero y, si el documento está en otro idioma, una traducción certificada al inglés.
Importante: Aunque este tipo de registro no requiere demostrar uso en comercio inmediato, la marca deberá usarse en Estados Unidos eventualmente para mantener el registro activo.
Beneficios de Registrar una Marca en EE.UU. con Base en un Registro Extranjero
Uno de los mayores beneficios de utilizar la Sección 44(e) es que las empresas no tienen que demostrar uso en Estados Unidos inmediatamente, lo que les permite registrar su marca con anticipación y protegerla antes de entrar al mercado. Además, si la solicitud en Estados Unidos se presenta dentro de los seis meses posteriores a la solicitud en el país de origen, el solicitante puede reclamar la fecha de prioridad de su registro extranjero bajo la Sección 44(d). Esto brinda una ventaja estratégica al impedir que terceros registren marcas similares durante ese período.
Retos y Consideraciones al Usar la Sección 44(e)
Aunque la Sección 44(e) ofrece una vía eficiente para registrar marcas extranjeras en EE.UU., hay ciertas consideraciones y riesgos que deben tomarse en cuenta:
- Vigilancia del mercado: Aunque no se necesita demostrar uso al registrar la marca, la falta de uso prolongado puede hacer que terceros soliciten la cancelación del registro por “no uso”.
- Requisitos de mantenimiento: A los seis años del registro, será obligatorio presentar una Declaración de Uso Comercial para evitar la cancelación de la marca.
- No evita conflictos con marcas previas: El registro basado en el extranjero no garantiza que la USPTO no rechace la solicitud por conflicto con marcas ya registradas en EE.UU.
Por ello, antes de presentar una solicitud bajo la Sección 44(e), es fundamental realizar una búsqueda de antecedentes para minimizar riesgos legales.
Registrar una marca en EE.UU. con base en un registro extranjero es una excelente opción para empresas que desean proteger su identidad antes de expandirse a este mercado. Sin embargo, es crucial contar con una estrategia clara de uso y mantenimiento del registro, ya que el no uso prolongado puede poner en riesgo la protección de la marca.
En Juris Law Group, P.C. ayudamos a empresas extranjeras a registrar y proteger sus marcas en EE.UU. bajo la estrategia más adecuada para su expansión.
Escríbenos a [email protected] y síguenos en LinkedIn para más actualizaciones legales.
